La Direttiva UE sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate

Con l’art. 15 della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (c.d. Legge di delegazione europea), il Governo italiano è stato incaricato di recepire la Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Oltre al consueto adeguamento della normativa esistente, tra cui, in primis, al Codice della Proprietà intellettuale (c.p.i.), la legge delega impone al legislatore l’adozione di misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l’efficace adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva stessa.

L’iter di approvazione della direttiva

L’iter che ha condotto all’emanazione della direttiva è durato oltre cinque anni ed i segreti commerciali erano uno dei pochi settori, insieme ai modelli di utilità, in cui mancava un intervento europeo volto all’armonizzazione della relativa protezione. Pur non raggiungendo completamente il suo scopo – trattandosi di una direttiva, infatti, l’intervento legislativo dei singoli Stati potrà prevedere un livello di protezione differente – si tratta comunque di un passo in avanti notevole, soprattutto se rapportato all’art. 39 dell’accordo TRIPS. Nonostante il suddetto accordo internazionale, infatti, non tutti gli Stati avevano adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali o dell’acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale e non vi era coerenza per quanto riguarda gli strumenti di tutela civili disponibili. Permaneva inoltre una disparità di trattamento per il terzo che aveva acquisito il segreto commerciale in buona fede ma veniva successivamente a conoscenza, al momento dell’utilizzo, che l’acquisizione faceva seguito ad una precedente acquisizione illecita da parte di un altro soggetto. In aggiunta a quanto sopra, le singole norme nazionali per il calcolo del risarcimento del danno non tengono sempre conto della natura immateriale dei segreti commerciali, rendendo difficile dimostrare il lucro cessante o l’ingiustificato arricchimento dell’autore della violazione.

Nel variegato panorama internazionale, tuttavia, l’Italia parte da una posizione di vantaggio poiché buona parte delle disposizioni della direttiva sono state recepite nei vari provvedimenti che hanno portato all’emanazione del Codice della proprietà intellettuale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) della c.d. direttiva Enforcement (2005/48/CE) e della recentissima emanazione della legge sul Whistleblowing (L. 30 novembre 2017, n. 179). Ad oggi la disciplina sostanziale è contenuta negli artt. 98 e 99 del c.p.i. e, per ciò che concerne i rimendi e il processo, negli artt. 120 e seguenti del Codice stesso.

In ogni caso, la presenza di una direttiva sulla materia ha il pregio di consentire, ai singoli giudici nazionali, il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE al fine di ottenere un intervento chiarificatore da parte della Corte di Giustizia ed invocare le relative pronunce delle Corti degli altri Stati come precedenti.

La definizione di segreto industriale

Venendo all’esame della direttiva, il primo capo concerne l’oggetto, l’ambito di applicazione e le definizioni. Tra queste ultime, la più importante è proprio quella che riguarda il segreto industriale definito come quelle informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

1. sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
2. hanno valore commerciale in quanto segrete;
3. sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

Rispetto all’attuale disciplina italiana, si rileva la differenza terminologica tra “valore commerciale” e “valore economico” ma tra i considerando si evidenzia che non è il valore di scambio il parametro di riferimento quanto, piuttosto, il vantaggio concorrenziale che può essere anche solo potenziale.

Emerge inoltre che la definizione di segreto commerciale non è tesa ad imporre restrizioni sull’oggetto da proteggere contro l’appropriazione illecita e, in ogni caso, ricomprende il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza oppure una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza.

Peraltro, dalla suddetta definizione vanno esclusi le informazioni trascurabili, l’esperienza e le competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro, nonché le informazioni che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all’interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

Le attività lecite e illecite

Il secondo Capo della direttiva distingue le circostanze in cui l’acquisizione, utilizzo e la divulgazione dei segreti commerciali può ritenersi lecito od illecito e vengono individuate delle ipotesi eccezionali in cui non si applicano le misure previste per la tutela del segreto commerciale.

Tra le attività considerate lecite rientrano:

1. a) la scoperta o la creazione indipendente;
2. b) il c.d. reverse engineering, definito come osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni ed è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione del segreto commerciale;
3. c) esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità del diritto e delle prassi sia dell’Unione Europea che delle singole nazioni;
4. d) qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

Sul punto, le indicazioni della direttiva sono sicuramente più dettagliate rispetto a quanto previsto dall’art. 99 c.p.i. il quale si limita ad escludere dalla tutela le informazioni acquisite in modo indipendente da un terzo.

La medesima conclusione emerge dal raffronto tra la disciplina italiana e quella comunitaria in merito alle condotte illecite: la prima, infatti, si limita a sancire un generico divieto di acquisizione, rivelazione a terzi o utilizzo abusivo delle informazioni; viceversa, secondo la direttiva, l’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora compiuta con l’accesso non autorizzato, l’appropriazione o la copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto, oppure, con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali. L’utilizzo o la divulgazione, invece, saranno illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona abbia acquisito il segreto commerciale illecitamente, se in violazione un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale oppure di un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all’utilizzo del segreto commerciale.

Parimenti illecito sarà il caso in cui il soggetto che utilizzi il segreto sia a conoscenza che quest’ultimo era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che a sua volta lo utilizzava o lo divulgava illecitamente.

Da ultimo, anche la produzione, l’offerta, la commercializzazione l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione saranno illeciti.

Tra le eccezioni viene compreso, invece, il fenomeno del whistleblowing ovverosia il caso in cui l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti al fine di rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illegale allo scopo di proteggere l’interesse pubblico generale.

Altre ipotesi riguardano la divulgazione dei lavoratori ai loro rappresentanti nell’ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi e la tutela di un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.

Anche l’esercizio dei diritti alla libertà di espressione e di informazione, ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, costituisce un’eccezione. Peraltro, al di là dell’ampio respiro della disposizione, sarà difficile bilanciare, in concreto, gli interessi sopra richiamati con la legittima tutela del segreto stesso.

Le misure per garantire la riservatezza dei segreti nei processi

Nel dare atto, tra i considerando, che spesso il rischio di compromettere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di un procedimento giudiziario costituisce un deterrente, per il titolare, dall’instaurare procedimenti volti alla relativa tutela, la direttiva prevede, al Capo terzo, che gli Stati assicurino la segretezza delle informazioni attraverso l’adozione di misure che contemplino quanto meno la possibilità di:

– restringere l’accesso a qualunque documento contenente un segreto commerciale;

– limitare l’accesso alle udienze ad un numero limitato di persone;

– rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati oscurati.

Peraltro, quanto meno in Italia, le vigenti norme procedurali già garantiscono il rispetto delle misure sopra indicate.

Inoltre, sia per quanto concerne i procedimenti cautelari che i giudizi di merito, la direttiva individua le misure che, su richiesta del detentore del segreto, le competenti autorità giudiziarie possano emanare nei confronti del presunto autore della violazione: si va dalla cessazione/divieto di utilizzo o divulgazione del segreto commerciale, passando per il divieto di produzione/ importazione/esportazione di merci costituenti violazione, sino al sequestro e distruzione delle merci costituenti la violazione.

Tra le circostanze che, caso per caso, dovranno essere tenute in considerazione per l’ottenimento delle misure richieste, la direttiva enuncia: il valore o le altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale, le misure adottate per proteggere il segreto commerciale, la condotta del convenuto nell’acquisire, utilizzare o divulgare il segreto commerciale,
l’impatto dell’utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale,
i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l’interesse pubblico e
la tutela dei diritti fondamentali. Le suddette misure, inoltre, potranno essere subordinate alla concessione di una cauzione adeguata.

Il risarcimento del danno

Oltre a quanto sopra, il provvedimento delinea gli elementi che debbono essere tenuti in considerazione per la determinazione del risarcimento del danno subìto. L’autorità giudiziaria dovrà valutare le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subìto dalla parte lesa, i profitti realizzati illecitamente dall’autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall’acquisizione, dall’utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale. La norma prevede inoltre che, in alternativa a quanto sopra, il risarcimento possa essere determinato in via forfettaria, basandosi sull’importo che l’autore della violazione avrebbe dovuto corrispondere al titolare se gli avesse richiesto l’autorizzazione ad utilizzare il segreto stesso.

Nel recepire la direttiva, gli Stati potranno inoltre limitare la responsabilità dei dipendenti in caso di danni causati involontariamente.

Nel bilanciamento degli interessi convolti, la direttiva prevede anche il risarcimento dell’eventuale danno subìto da colui che è stato soggetto alle misure sopra richiamate nel caso in cui queste si estingano per fatto imputabile all’attore oppure se sia stato successivamente accertato che non vi sono stati acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale né la relativa minaccia.

I rimedi proposti dalla direttiva andranno quindi ad integrarsi, quanto meno per quanto riguarda i segreti commerciali, con quanto già previsto dal codice sulla proprietà intellettuale italiano: il diritto di informazione, la discovery e l’ordine di ritiro dal commercio contro intermediari.

La prescrizione

Importante novità riguarda infine la prescrizione: in base alla direttiva, gli Stati dovranno disciplinare la decorrenza iniziale del termine, le cause di sospensione o interruzione dei diritti e delle azioni per chiedere l’applicazione delle misure di tutela previste. Tale durata, inoltre, non potrà superare i sei anni.

A differenza di altri diritti di proprietà intellettuale, la protezione dei segreti commerciali non è limitata nel tempo – benché il valore di alcune informazioni possa senz’altro diminuire sensibilmente negli anni – come avviene, ad esempio, in caso di brevetto; a differenza di quest’ultimo, inoltre, non ci sono procedure ufficiali o costi diretti (quali tasse di registro o di rinnovo) per ottenere la protezione.

Ciò non di meno, la tutela sarà ipotizzabile solo nel caso in cui i requisiti richiesti dalla definizione di segreto commerciale siano tutti presenti.

A tal fine è fondamentale che le imprese valutino con cautela le misure di protezione interne, in modo da garantire la segretezza dell’informazione.

Particolare attenzione richiederà la revisione dei contratti in essere, sia con i terzi che con i dipendenti, nonché l’aggiornamento delle procedure interne anche in relazione ai rischi che l’utilizzo degli odierni strumenti elettronici comportano, in modo da preservare livelli di protezione adeguati.

L’autore di questo articolo è Giacomo Gori.