La registrazione del marchio in Cina

Riassunto

Perché è importante registrare il marchio in Cina? Per acquisire l’esclusiva di utilizzo del marchio nel mercato cinese ed evitare che lo faccia un terzo, bloccando in tal modo l’accesso al mercato ai prodotti o servizi dell’impresa italiana. In questo post vediamo come registrare un marchio in Cina e perché è importante effettuare la registrazione anche se l’impresa italiana non è ancora presente sul mercato locale. Parliamo anche del marchio in caratteri cinesi, spiegando in quali casi è utile registrare una traslitterazione del marchio internazionale.

Di cosa parlo in questo post:

• Perché registrare un marchio internazionale in Cina
• Come registrare il marchio in Cina
• Quando registrare il marchio anche in caratteri cinesi
• La cancellazione del Marchio per non uso
• La procedura di notice e takedown sui marketplace
• La registrazione del Marchio presso le Dogane cinesi
• Come possiamo aiutarti

Accade spesso che le imprese italiane scoprano che il proprio marchio è già stato registrato in Cina da un soggetto locale: in tali casi ottenere l’annullamento del marchio è molto difficile e si rischia di trovarsi nell’impossibilità di vendere i propri prodotti o servizi in Cina.

Perché registrare il marchio in Cina

Il sistema cinese di registrazione dei marchi si basa sul principio del first to file, che prevede una presunzione che il legittimo titolare di un marchio sia il soggetto che per primo lo registra (e non colui che per primo l’ha utilizzato, al contrario di altri paesi come USA e Canada, che seguono il principio del “first to use”).

Il principio del first to file è utilizzato anche in altri paesi (Italia ed Unione Europea, per esempio), ma l’applicazione in Cina è tra le più stringenti, perché non concede al precedente utilizzatore di continuare avvalersi del marchio a seguito della registrazione da parte di un altro soggetto.

Questo vuol dire che, se un terzo registra per primo in Cina il vostro segno distintivo, non avrete più la possibilità di continuarlo ad utilizzarlo sul territorio cinese, salvo riusciate ad ottenere l’annullamento della registrazione del marchio.

In Cina, però, ottenere l’annullamento di un marchio è molto complesso, ed è possibile soltanto in presenza di una delle seguenti circostanze.

La prima è quella di provare che la registrazione del Marchio da parte del terzo è stata ottenuta con mezzi fraudolenti o illegittimi. A tal fine occorre dimostrare che chi ha registrato il marchio era a conoscenza del suo precedente utilizzo da parte di altro soggetto e pertanto ha agito con l’intento procurarsi un vantaggio illegittimo e quindi la registrazione è avvenuta in malafede.

La seconda richiede la dimostrazione che il marchio registrato sia identico, simile o una traduzione di un segno distintivo celebre già utilizzato in precedenza da un altro soggetto in Cina e che la nuova registrazione sia suscettibile di causare confusione nel pubblico. Un esempio è quello di un soggetto cinese che registri la traduzione di un marchio di fama internazionale, che era stato registrato in Cina unicamente in caratteri latini.

Anche questa seconda strada è ardua da percorrere, perché richiede che il Marchio abbia uno status di notorietà internazionale, che secondo la giurisprudenza cinese ricorre quando un numero elevato di consumatori locali conosce e identifica quel marchio.

Il terzo caso è quello del Marchio che sia stato registrato da un terzo in Cina, ma poi non sia stato utilizzato per tre anni consecutivi: in tal caso la legge prevede che chiunque vi abbia interesse possa chiedere l’annullamento del marchio, specificando se desidera cancellare l’intera registrazione o solo in relazione a determinate classi / sottoclassi.

Anche questa terza strada è molto complessa, soprattutto con riferimento alla cancellazione dell’intera registrazione: al titolare del marchio cinese, infatti, è sufficiente provare anche un minimo uso (ad esempio su un sito web o un account di wechat) per conservare la registrazione.

Per tali ragioni, è di importanza fondamentale depositare la domanda di registrazione in Cina prima che lo faccia un terzo soggetto, per evitare che vengano registrati – spesso in mala fede – marchi/loghi simili o addirittura identici.

La procedura di registrazione del marchio in Cina

Per registrare un marchio in Cina è possibile seguire due diverse procedure, tra loro alternative:

• depositare la domanda di registrazione direttamente all’Ufficio Marchi cinese – CTMO (Chinese Trademark Office); oppure
• optare per una registrazione internazionale presentando la relativa domanda all’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), con richiesta di estensione alla Cina.

A mio avviso è consigliabile procedere alla registrazione del Marchio direttamente presso il CTMO (Chinese Trademark Office). L’estensione internazionale all’OMPI, infatti, viene svolta con un processo di registrazione standard, che non tiene conto delle complessità che contraddistinguono il sistema cinese, secondo il quale:

1. In primo luogo, deve essere svolta una ricerca tesa alla verifica della inesistenza di marchi simili e/o uguali già registrati, accompagnata dalla valutazione dei requisiti legislativi per la validità del marchio.
2. In secondo luogo, il soggetto che deposita la domanda deve determinare la/le classe/i e sub-classe/i in cui registrare il marchio in questione.

Questa procedura è abbastanza complessa, poiché il CTMO, oltre all’indicazione della classe di registrazione tra le 45 previste dalla classificazione internazionale (“Classificazione di Nizza”), richiede anche l’indicazione delle sottoclassi nelle quali si intende registrare il marchio. Le sottoclassi cinesi sono molte per ciascuna classe, e non hanno alcun corrispondente con la classificazione internazionale.

In altre parole, presentando la domanda attraverso l’OMPI, il marchio verrà sì registrato nella Classe corretta, ma l’individuazione delle sottoclassi verrà svolta d’ufficio dal CTMO, senza consultare il richiedente. Ciò può portare alla registrazione del marchio in sottoclassi non corrispondenti a quelle desiderate, con il rischio, da un lato, di un aumento dei costi di registrazione (se le sottoclassi vengono conteggiate in eccesso); dall’altro lato di una tutela solo parziale sul mercato (se il marchio non viene registrato in una certa sottoclasse).

Un altro aspetto pratico che rende preferibile una registrazione diretta in Cina è dato dal fatto che si ottiene subito un certificato in lingua cinese; ciò consente, nel caso in cui sia necessario utilizzare il marchio in Cina (ad esempio per azioni in sede legale o amministrativa in caso di prodotti contraffatti, o se si debba registrare un contratto di licenza di uso del marchio) di procedere in modo rapido ed efficace (senza necessità di certificati addizionali o traduzioni).

La procedura di registrazione diretta in Cina si articola in varie fasi per completarsi, in genere, entro un lasso di tempo di circa 15/18 mesi: la priorità è però protetta sin dalla data di deposito della domanda, ponendo al riparo da eventuali domande di registrazione da parte di terzi in data successiva.

La durata della registrazione è di 10 anni ed è rinnovabile.

La Registrazione del marchio in caratteri cinesi

È necessario registrare iI Marchio anche in caratteri cinesi?

Per la maggior parte delle aziende, la risposta è sì. Pochissime persone parlano inglese in Cina e spesso i vocaboli internazionali vengono pronunciati con difficoltà e si preferisce sostituirli con un termine in lingua cinese che abbia assonanza con la parola straniera, più facile da leggere e memorizzare da parte dei consumatori o clienti cinesi.

La traslitterazione del marchio internazionale in caratteri cinesi può avvenire in diversi modi.

E’ possibile registrare innanzitutto un termine che presenti assonanza con l’originale, come nel caso di Ferrari / 法拉利 (fǎlālì, traslitterazione fonetica senza particolare significato) o di Google / 谷歌 (Gǔgē, anche questa una traslitterazione fonetica).

Un’alternativa è la scelta di un termine equivalente al significato della parola straniera, come nel caso di Apple / 苹果(Píngguǒ, che significa, appunto, mela)  e in parte di Starbucks / 星巴克 (xīngbākè: il primo carattere significa “stella”, mentre bākè è una traslitterazione fonetica.

La terza possibilità è identificare un termine che abbia un significato positivo legato al prodotto e al contempo ricordi il suono del marchio straniero, come nel caso di Coca Cola / Kěkǒukělè (ossia assaggia e sii felice).

(Qui sopra il marchio Ikea / 宜家 =yíjiā, ossia casa armoniosa)

Come per il marchio in caratteri latini, i rischi che terzi registrino la versione cinese del marchio prima del legittimo titolare sono molto forti.

La situazione è anche aggravata dal fatto che il terzo che registra un marchio simile o confondibile in caratteri cinesi generalmente lo fa per sfruttare in maniera sleale la notorietà e l’avviamento commerciale del marchio straniero, rivolgendosi agli stessi clienti e canali commerciali..

Ciò è capitato di recente, ad esempio, al marchio Jordan (di proprietà del gruppo di imprese riconducibili al campione di basket) e anche al marchio New Balance, che hanno dovuto combattere a lungo per ottenere l’annullamento dei corrispettivi marchi cinesi, registrati in mala fede da aziende concorrenti.

Le regole per la registrazione del Marchio in caratteri cinesi sono le stesse viste sopra per il marchio in caratteri latini.

Visti i rischi associati ad eventuali registrazioni di terzi, è consigliabile che la valutazione sulla registrazione del marchio si estenda non solo ai caratteri cinesi identificati per la versione in mandarino che si è deciso di utilizzare, ma anche ad una serie di marchi foneticamente simili, al fine di prevenire la registrazione da parte di terzi di marchi confondibili con quello dell’impresa.

La registrazione, infine, è consigliabile anche se non si intende, per strategia commerciale, utilizzare un marchio in caratteri cinesi. In tali casi la registrazione di termini che corrispondono alla translitterazione fonetica del marchio internazionale ha una valenza difensiva, che è quella di impedire la registrazione (e l’uso) da parte di terzi.

Quest’ultima, ad esempio, è stata la decisione di marchi importanti come Armani e Prada, che hanno registrato marchi in caratteri cinesi (rispettivamente 阿玛尼 / āmǎní e 普拉達 = pǔlādá) ma non li utilizzano correntemente nella loro comunicazione.

Quanto alle varie opzioni di traslitterazione, è consigliabile farsi affiancare da consulenti locali al momento della valutazione dei caratteri, per evitare di scegliere termini che abbiano significati infelici, inadatti al prodotto o addirittura infausti (come nel caso di un mio cliente che tanti anni fa registrò un marchio italiano utilizzando il carattere finale 死, che suona come la parola “morto” in cinese).

Un ottimo esempio di come scegliere il marchio giusto in caratteri cinesi è quello del Consorzio Franciacorta, che ha registrato il marchio con i caratteri 馥奇达 (Fù Qí Dá): leggete qui un bell’articolo che descrive il processo che ha portato a scegliere proprio questi caratteri.

La cancellazione del marchio per non uso 

Ho menzionato sopra che è consigliabile valutare anche registrazioni meramente difensive, ossia registrare marchi simili a quello che si intende utilizzare in Cina (in caratteri latini o cinesi) allo scopo di prevenire una registrazione da parte di terzi.

Va ricordato, a questo proposito, che anche in Cina è possibile ottenere la cancellazione di un marchio se il titolare non lo ha utilizzato per un periodo ininterrotto superiore a 3 anni.

Il procedimento è ad iniziativa della parte interessata ad acquisire il marchio inutilizzato dal titolare, il quale per difendersi deve fornire la prova di averlo usato, ossia che il marchio è stato apposto su prodotti o servizi in vendita in Cina (a tal fine si possono produrre fatture di vendita, fotografie dei prodotti esposti a fiere locali, pubblicità fisiche o digitali nelle quali il marchio è stato utilizzato).

Ciò premesso, a mio avviso il rischio di dover difendere il marchio in un’azione di cancellazione per non uso è certamente preferibile a quello di non registralo affatto, e che il marchio sia registrato da un terzo concorrente.

Come combattere la contraffazione sui marketplace: la procedura di notice and takedown

I prodotti contraffatti online, anche sui principali marketplace, sono ancora oggi molto diffusi.

Che fare? È fondamentale, dopo avere registrato il marchio, monitorare il mercato, anche rivolgendosi ad agenzie locali specializzate.

La E-Commerce Law of the People’s Republic of China, approvata il 31 Agosto 2018, prevede una responsabilità degli operatori delle piattaforme di e-commerce nel caso di mancato intervento per porre fine alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei venditori che utilizzano la piattaforma.

L’art. 42, in particolare, prevede che l’operatore di una piattaforma di e-commerce sia obbligato a prendere le misure necessarie per bloccare la presunta violazione della proprietà intellettuale, a condizione che il proprietario del marchio o del diritto di proprietà intellettuale violato possa fornire una prova apparentemente fondata di tale violazione, mentre l’art. 43 assegna al venditore, nei 15 giorni successivi alla richiesta, l’onere di provare che i prodotti non violano i diritti di proprietà intellettuale in questione.

La registrazione del Marchio presso le Dogane cinesi

Una tutela importante, una volta ottenuta la registrazione del marchio in Cina, è la possibilità di registrare il marchio anche presso l’Amministrazione Generale delle Dogane: anche questa registrazione dura 10 anni ed è rinnovabile.

L’effetto importante è quello di poter chiedere il monitoraggio delle merci in transito nelle dogane cinesi e il blocco di quelle che appaiono come possibili contraffazioni: in caso di sospetta irregolarità scatta una notifica al titolare del marchio per verificare le merci in questione, con una procedura che consente di verificarle, sequestrarle e di sanzionare il contraffattore.